「他国で事業展開する際に、第三者に商標を取られていた」
「海外展開時に模範被害にあってしまった」
「自社ブランドなのに他国で使用できない。。」

今回は、「外国で第三者により自社の商標が取られていることが発覚した場合の対応」についてご案内します。

日本で商標を取得しても他国では使用できない

知的財産権は国ごとに独立しているため、ブランド名について商標を登録しても、他国では権利として成立しません。

日本で登録済みで先行して使用していても、事業をする国で権利化していなければ、その権利が第三者にとられてしまうリスクがあります。

商標の場合は、第三者にとられてしまうと、貴社はその国でその商標を使用することができません。（使用するために、ライセンス料を払う、譲渡してもらう等の本来であればいらぬ対応が必要となります。）

よくあるのが、日本で以前から使っているんです！というご意見ですが、他国においてその意見は受け入れてもらえません。

こういったリスクを回避するためには、 事前に国毎に知的財産を権利化していくことが肝要です。

進出先での商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益である同時に、模倣被害への対策にも有効です。

検討段階 1.　A国で商標を取られた場合

検討段階2．対応が必要になった場合

もし先行されていたら、まずは以下の2つを確認しましょう。

★出願人/商標権者

★出願日/登録日

恐らく、この時点で弁理士に相談されているかと思いますが、そうでない場合は、外国知財（商標）の権利化に強い弁理士事務所に相談しましょう。

検討段階 ３.　A国で商標を取られた場合

★出願人/商標権者

他国で商標を先に取られている場合、交渉する際に、自分がどのような立ち位置なのかによって対応が変わってきます。
代理店やエージェントの場合とそうでない場合との違いを紹介します。

★出願日/登録日
先行されてしまった商標がいつ出願されたか、既に登録済みか、等によって対応は違います。

〇 不使用取消審判は可能か？
不使用取消審判とは、一定期間使用していない他人の商標登録の取消を請求する手続きのことを言います。
日本の場合ですと、具体的には、不使用取消審判請求の日から過去３年間、国内でその商標が、指定商品又は指定役務において使用されていない場合にその商標の登録が取り消されるというものです。
日本の場合、登録から３年経っていない場合は、不使用には該当しません。
外国にも同様の制度があるので、可能かどうか検討します。

〇 無効審判は可能か？
商標登録無効審判は、ある商標の登録に関して法律に定める無効理由があると考えられる場合に、その登録を無効とする特許庁の審判のことをいいます。
無効理由としては、国によって相違することもあります。

〇 情報提供/異議申立て（登録前）
先行商標が登録前であれば、その商標の登録を阻止するための情報提供や異議申立ても考えられます。
異議申立て期間中であれば、異議申立てを行います。理由は、無効審判と同様のものになります。
登録後にアクションをするより、登録前のアクションの方がコストも廉価で済む可能性が高いです。

総体的に検討しましょう

段階ごとに検討が必要ですが、自社商標／ブランド商標が外国で先行して出願／登録されているのを発見したら、まずは一度専門家に相談しましょう。
現在の状況を時間をかけて把握し、その後その国の提携パートナーと協力して状況確認/検討をし、提案してくれる専門家を探してみてください。
また、各自治体の専門相談窓口やJETRO（独立行政法人日本貿易振興機構）も心強い味方です。
必要な場合は、お客様に同伴して、相談窓口やJETROへ状況説明、申請などのサポートも行ってくれるはずです。

コストについて

日本のほかに、進出する国毎に権利化するとなると、当然高額なコストが見込まれます。
その際に、お奨めしているのが、中小企業を対象とした、「外国知的財産権出願助成事業」（各自治体/JETRO）の活用です。
また、事後＝｢既に登録されていた｣場合の対応についての費用を助成してくれる「中小企業等海外侵害対策支援事業（冒認商標無効・取消係争支援事業）」もあります。（いずれも特定要件を具備した場合に対象となりえます。）

一度に複数国で権利化するには、

複数国で権利化するには、様々なやり方があります。

・商標の国際登録制度(マドプロ出願)
・意匠（デザイン）の国際登録制度(ハーグ制度)
・発明であればPCT国際出願制度等の活用

また、自社の事業計画に基づき各国優先順位をつけ、事業成長とともに各国の権利化を順次進めるといった計画と対応も重要です。
単に、弁理士といっても、十人十色です。技術や発明に強い特許弁理士なのか、商標に強い、特に外国での権利化に強い経験のある弁理士なのか等、専門家を選択する際には、そういったところも、確認されると良いです。

さいごに

今回ご紹介したのは、事後、その国での知財の権利化がどうしても必要な場合の対応です。
先行があったから、直ぐに諦める、もしくはその国で事業をやっているにも拘らず放置をすることは、後に大きなリスクになることもあります。
そのため、事前の早め早めの調査／出願~権利化を最も強くお勧めしますが、事後であった場合でも、放置せずに専門家に相談し、リスクを把握すること、これが重要です。